Адвокат в Минске■юридическая консультация

Конфликты интересов между владельцами товарных знаков и администраторами доменных имен, приводящие к судебным разбирательствам, в последнее время стали возникать все чаще.

Чтобы разобраться, кто из них и в каких ситуациях имеет преимущества с точки зрения действующего законодательства, а также каким образом складывается судебная практика по этой категории дел, мы обратились к Евгению Портному, заведующему специализированной юридической консультацией по вопросам интеллектуальной собственности МГКА.

Владельцы товарных знаков не должны злоупотреблять своим исключительным правом.

Действительно, ситуация складывается непростая. Прежде всего, разберемся, что представляет собой с точки зрения права «доменное имя» (далее – ДИ – Прим. ред.), поскольку понятие «товарный знак» (далее – ТЗ – Прим. ред.) для многих более знакомое.

Порядок регистрации ДИ регулирует Инструкция о порядке регистрации доменных имен в пространстве иерархических имен национального сегмента сети Интернет (далее – Инструкция), утвержденная приказом Оперативно-аналитического центра при президенте РБ от 18.06.2010 г. №47 «О некоторых вопросах регистрации доменных имен в пространстве иерархических имен национального сегмента сети Интернет» (далее – приказ № 47), изданным на основании Указа президента РБ от 1.02.2010 г. №60 – «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет» (далее – Указ №60).

ДИ (домен) – это символьное (буквенно-цифровое) обозначение, сформированное в соответствии с международными правилами адресации сети Интернет, предназначенное для поименованного обращения к информационному ресурсу сети Интернет и соответствующее определенному сетевому адресу (п. 2 инструкции).

Следует отметить, что ДИ не подпадает ни под какой объект интеллектуальной собственности. Изменениями в Закон «О товарных знаках и знаках обслуживания» (вступили в силу 25.01.2010 г.) предусмотрено, что использованием ТЗ его владельцем либо лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, признается в том числе применение его в доменном имени.

При этом в отношении ТЗ действует исключительное право, которое ГК РБ и Законом «О товарных знаках и знаках обслуживания» отнесено к объекту интеллектуальной собственности.

В свою очередь, право на ДИ, по сути, является гражданским правом, вытекающим, в частности, из ст. 7 ГК.

Причина конфликтов.

Можно выделить несколько типичных ситуаций, которые становятся причинами возникновения судебных конфликтов между владельцами ТЗ и администраторами (владельцами) одноименных доменов.

Первый вариант: физическое или юридическое лицо регистрирует доменное имя, а затем кто-то другой регистрирует это ДИ в качестве ТЗ и запрещает администратору (владельцу) домена использовать это ДИ.

Второй вариант: владелец ТЗ не успевает зарегистрировать ДИ, так как кто-то его в этом опередил. Соответственно, используя свое исключительное право, владелец одноименного ТЗ запрещает администратору домена его использовать.

Третий вариант: один из владельцев тождественных ТЗ, зарегистрированных в отношении разных товаров и услуг, регистрирует его в качестве доменного имени, а второй владелец, также желая быть администратором этого домена, пытается оспорить правомерность владения этим доменом.

Истцы по таким делам просят суд запретить ответчику использовать определенное ДИ, тождественное либо сходное до степени смешения с ТЗ, в сети Интернет. Однако при этом используется общая формулировка: в исках не конкретизируется требование, чтобы суд вынес запрет на использование ТЗ только относительно тех товаров и услуг, для которых зарегистрирован их ТЗ. По крайней мере, именно так сегодня складывается практика. На мой взгляд, такой подход в корне неверный.

Без конкретики – никуда.

Дело в том, что ТЗ и, соответственно, исключительное право на него предоставляются государством только в отношении тех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован (п. 3. ст. 2 закона о ТЗ). Поэтому владелец ТЗ может просить суд только о запрете использовать конкретное обозначение в отношении тех товаров и услуг, для которых зарегистрирован этот знак.

Судите сами: ДИ как таковое можно вообще не использовать, то есть не обращать его ни к какому информационному ресурсу (сайту). К слову, в сети Интернет достаточно большое количество доменов или не используется совсем, или их использование можно назвать условным, поскольку многие домены регистрируются «впрок».

Кроме того, ДИ можно использовать для деятельности, не связанной с продажей товаров или оказанием услуг (например, вести блог, публиковать личные фотоработы и т. д.) – количество сайтов, которые используются не для рекламы товаров и услуг, огромное множество.

Однако самое главное заключается в том, что нельзя, используя свое исключительное право на ТЗ, запретить использовать ДИ для продажи, рекламы товаров или оказания услуг, для которых ТЗ не зарегистрирован.

Вместе с тем судебная практика складывается таким образом, что суд, вынося решение по делу, налагает общий запрет на использование ТЗ без конкретизации тех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

Как правило, вторым пунктом суд по просьбе истца обязывает регистратора домена прекратить делегирование домена его администратору.

На мой взгляд, такая практика не основана на законе.

Во-первых, в исковом требовании с «общей» (без конкретизации товаров и услуг) формулировкой о запрете использования ТЗ истец однозначно выходит за рамки своего исключительного права на ТЗ. К сожалению, такая позиция находит поддержку у суда.

Во-вторых, ДИ, как я уже упоминал, может вообще не использоваться для рекламы товаров или услуг.

Действующее законодательство (п. 21 инструкции) в отношении ДИ предусматривает принцип «владелец тот, кто первый зарегистрировал».

Сам по себе факт регистрации ДИ не является нарушением исключительного права на ТЗ, поскольку в этом случае нет факта использования ТЗ. Нарушением прав на ТЗ является его незаконное использование в отношении тех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

Кто ответчик?

Следует отметить еще один немаловажный аспект.

Очевидно, что в адресной строке браузера не размещается реклама товаров или услуг, в отношении которых действует зарегистрированный ТЗ. Информация, которая может нарушать исключительное право на ТЗ, размещается непосредственно на сайте.

Поэтому необходимо понимать, что владелец (администратор) ДИ не всегда является одновременно владельцем (администратором) сайта, к которому обращено ДИ.

Например, в Интернете существует такая услуга, как «паркинг доменов». При «паркинге» домены переадресовывают на сайт организации, предоставляющей такую услугу. Иными словами, к домену «привязывается» сайт, на котором другое лицо (владелец сайта) размещает информацию.

Поэтому важным моментом является установление в суде конкретного лица, разместившего на сайте информацию с незаконным использованием чужого ТЗ. Очевидно, что никто не должен нести ответственность за действия иных лиц.

Ответственность за содержание информации, размещаемой (передаваемой) в национальном сегменте сети Интернет, несут лица, разместившие (передавшие) эту информацию (п. 12 Указа №60).

Таким образом, право на ТЗ нарушается не владельцем домена, а владельцем сайта, при этом владелец или сайт могут находиться на территории другого государства, где право на белорусский ТЗ не действует.

Если же лицо является администратором домена, но не владеет сайтом (не администрирует его), то очевидно, что он не может нарушить права владельца ТЗ, так как не имеет к сайту никакого отношения и доступа. Следует понимать, что «зона ответственности» администратора домена – это, по сути, место в адресной строке, но не сам сайт.

В связи с этим очевидно, что иск о защите прав на ТЗ следует подавать именно к владельцу сайта, а не к администратору домена, который не отвечает за действия администратора (владельца) сайта, установить которого при определенном усердии вполне возможно.

При этом устанавливать в суде факт, кто именно разместил информацию на сайте, необходимо даже в том случае, если владелец сайта и домена – одно и то же лицо. Тем более это необходимо, если владелец домена не является одновременно владельцем сайта, поскольку в этом случае он технически не может внести в него изменения из-за отсутствия соответствующего доступа. Надлежащим образом доказать, кем и в какое время размещена информация, вполне реально, учитывая, что каждый компьютер имеет в сети свой IP-адрес.

Между тем на практике процесс доказывания происходит совершенно иначе: нотариус набирает в строке браузера ДИ (по сути, при этом осматривая сайт) и указывает, что в такое-то время на сайте была отображена та или иная информация. Затем распечатывает и заверяет страницу. Это называется «протокол осмотра письменных доказательств». Однако такой метод не доказывает того факта, кто разместил на сайте информацию.

Как известно, информацию, нарушающую право на ТЗ, могут разместить на сайте в том числе и посторонние лица. Например, нельзя исключать хакерскую атаку, от которой не застрахован ни один сайт. Поэтому если ответчик отрицает факт размещения им на сайте спорной информации, то истец должен надлежащим образом доказать обратное.

Согласно ГПК, каждая сторона должна доказать в суде обстоятельства, на которые она ссылается. Если, например, в иске идет речь о причинении вреда конкретным лицом, следует этот факт доказать всеми допустимыми средствами доказывания. Здесь же суду предлагается поверить на слово истцу, что раз владелец сайта и домена одно и то же лицо, то и информация на сайте размещена им и никем иным.

Кроме того, зачастую DNS сервера, на которых физически расположена «спорная» информация, находятся за пределами Беларуси, где белорусский ТЗ просто не действует. То есть действие по использованию ТЗ если и имеет место, то за пределами Беларуси. Является очевидным, что в этом случае отсутствует нарушение. Очевидна также подсудность дел судам того государства, на территории которого имели место такие действия.

Принцип первенства.

Однако вернемся к главному вопросу: у кого больше прав – у владельца домена или идентичного ему ТЗ?

Принцип здесь один: кто первый зарегистрировал ДИ или ТЗ, тот и получает определенный объем прав в отношении их.

При этом получение исключительного права на ТЗ не означает автоматического прекращения каких-либо иных гражданских прав, в том числе права быть администратором домена с аналогичным именем. По крайней мере, действующим законодательством это не предусмотрено.

Сложно предположить, чтобы одновременно с регистрацией ТЗ у кого-то прекратилось, например, право собственности на недвижимое имущество. Это абсурд. То же самое и с ДИ – просто обладая им, нельзя нарушить чье-то право на ТЗ, даже если ТЗ зарегистрирован для всех видов товаров и услуг.

Действительно, в законодательстве есть указание воздерживаться от нарушения прав на ТЗ. Однако само по себе владение доменом ничьих прав не нарушает. Если домен обращается к сайту, на котором нарушаются права владельца ТЗ, то владелец последнего может потребовать у лица, разместившего на сайте информацию с нарушением прав на ТЗ, прекратить незаконное использование ТЗ и (или) взыскать с него штраф. Однако нельзя требовать от суда прекратить право администрирования домена. Такого права в законодательстве у владельцев ТЗ нет!

В приказе №47, на который ссылаются суды, говорится о праве (не обязанности!) администратора национальной доменной зоны (в Беларуси это Оперативно-аналитический центр при президенте РБ) при наличии нарушений, связанных с использованием ДИ, приостановить делегирование домена или исключить домен из реестра. В судах же заявляются требования о прекращении делегирования домена к его регистратору, а не к ОАЦ. Однако регистратор доменов такими полномочиями не обладает.

Злоупотребление правом.

В одном из рассмотренных в суде дел ДИ было зарегистрировано на полгода раньше, чем даже была подана заявка на регистрацию тождественного обозначения в качестве ТЗ. После регистрации владелец ТЗ потребовал у суда запретить администратору домена его использование вообще (а не в отношении тех товаров и услуг, для которых ТЗ зарегистрирован), а регистратора домена обязать прекратить делегирование домена его администратору.

В данном случае, на мой взгляд, налицо имело место злоупотребление правом, предусмотренное ст. 9 ГК.

В решении же суда говорится о невозможности злоупотребления правом со стороны владельца ТЗ, так как он обладает на него исключительным правом. С такой позицией согласиться нельзя, поскольку в ст. 9 ГК предусмотрено, что не допускается злоупотребление правом, а в случае злоупотребления суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права. То есть в данной норме как раз речь идет о том, что, обладая правом, ты не должен им злоупотреблять.

В заключение отмечу: ситуация осложняется тем, что рассматриваемую категорию дел сложно обжаловать. Сделать это можно только в порядке надзора, однако никаких гарантий, что дело будет пересмотрено, это не дает, поскольку должностное лицо может не усмотреть оснований для протеста.

«Белорусы и рынок», №39(974) 17-23 октября 2011 г., Сектор права (еженедельная аналитическая газета для деловых людей), Вадим Ходосовский

Читать полную версию статьи